原標(biāo)題：商標(biāo)重復(fù)許可使用糾紛的司法裁判

一、問題緣起

      商標(biāo)權(quán)人甲先與乙簽訂獨(dú)占使用許可合同，后甲將商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給不知情的丙，乙繼而又與不知情的丁簽訂獨(dú)占使用許可合同。此時，應(yīng)當(dāng)如何確定獨(dú)占使用許可權(quán)的歸屬？乙能否起訴要求丁停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失？根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條第二款的規(guī)定，商標(biāo)使用許可合同未在商標(biāo)局備案的，不得對抗善意第三人。2013年8月30日通過的商標(biāo)法第四十三條第三款亦作了基本相同的規(guī)定。但“未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”在上述案例中應(yīng)當(dāng)如何理解和適用，司法實(shí)踐中仍存在較大爭議。

      首先，在兩個使用許可人均未進(jìn)行備案的情況下，如果在先的獨(dú)占使用許可權(quán)人對在后的善意第三人提起侵權(quán)之訴，其停止侵權(quán)并賠償損失的訴請能否得到支持？有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果就同一商標(biāo)的使用權(quán)主張權(quán)利而引起沖突，在先獲取的使用權(quán)應(yīng)優(yōu)于在后獲取的使用權(quán)。因?yàn)樵谙葯?quán)利的產(chǎn)生無任何瑕疵（雙方在締結(jié)許可合同時均無過錯）。而在后權(quán)利的產(chǎn)生，則基于商標(biāo)權(quán)人的過錯（即其違反對在先獨(dú)占被許可方的承諾，并對在后獨(dú)占被許可方隱瞞了在先合同事實(shí)），本身即存在瑕疵。一個無瑕疵的民事權(quán)利與一個有瑕疵的民事權(quán)利發(fā)生沖突，自然前者應(yīng)優(yōu)于后者。至于在后被許可人的責(zé)任承擔(dān)，有的認(rèn)為在后被許可人僅承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任，有的認(rèn)為可以判令其承擔(dān)賠償損失的民事責(zé)任。另有觀點(diǎn)認(rèn)為，在此情況下，第一和第二被許可人商標(biāo)使用許可合同均受法律保護(hù)，并且由于債權(quán)平等，并無位序關(guān)系，不因先后而異其效力。前后被許可人均不得主張對方無權(quán)使用該商標(biāo)，前后被許可人可隨時向商標(biāo)權(quán)人請求履行債務(wù)。

       其次，在后的使用許可進(jìn)行備案的情況下，其可否對抗在先的使用人，進(jìn)而要求在先使用許可人停止侵權(quán)、賠償損失？使用許可備案的對抗效力是否僅限于后續(xù)的使用許可，還是應(yīng)該具有溯及力？有人認(rèn)為，法律明文規(guī)定商標(biāo)使用許可是非要式合同，并不以備案為生效要件。因此只要合同有效，在先被許可人就已經(jīng)取得了商標(biāo)的使用權(quán)，他人包括商標(biāo)注冊人都無權(quán)阻止其使用。如果因?yàn)橐Ｗo(hù)善意第三人的利益而忽視了在先被許可人的利益，則屬于曲解了“商標(biāo)使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”的本意。有人則認(rèn)為，公示對抗力的意義在于“未經(jīng)公示，不能對抗；已經(jīng)公示，可以對抗”。因此，備案的使用許可優(yōu)于未備案的使用許可。法院應(yīng)支持在后備案被許可人的主張，在先被許可人未經(jīng)同意不得使用系爭商標(biāo)。

二、商標(biāo)使用許可備案的法律性質(zhì)及其效力

       1.備案是商標(biāo)權(quán)權(quán)利變動的公示方式

       商標(biāo)使用許可合同簽訂后，許可人應(yīng)當(dāng)將商標(biāo)使用許可向商標(biāo)局備案。備案在很多法律法規(guī)中都有規(guī)定，如房屋出租的，出租人應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門進(jìn)行備案。一般認(rèn)為，備案更多的是一種行政管理的方式和手段。但商標(biāo)使用許可備案的目的不僅在于方便商標(biāo)局對全國商標(biāo)使用許可情況的管理，更在于對商標(biāo)權(quán)的權(quán)利變動狀態(tài)向社會進(jìn)行公示，備案與否將會對被許可人的權(quán)益產(chǎn)生重大影響。

       商標(biāo)專用權(quán)是一種私權(quán)，也是一種絕對權(quán)。作為私權(quán)，其可以被轉(zhuǎn)讓和使用許可；作為絕對權(quán)，商標(biāo)專用權(quán)和物權(quán)一樣，無論是權(quán)利的取得、變動、行使與實(shí)現(xiàn)都涉及他人和社會利益，攸關(guān)交易的安全與秩序。物權(quán)有公示要求，商標(biāo)專用權(quán)同樣存在公示的要求。從靜態(tài)的安全而言，要對不特定的第三人施加不得侵害他人商標(biāo)權(quán)的不作為義務(wù)，首先應(yīng)當(dāng)讓這些第三人知道商標(biāo)權(quán)的存在，以明晰商標(biāo)權(quán)的界限和范圍，從而規(guī)范自己的行為，不至于隨時處于可能觸碰他人權(quán)利紅線的不安之中；從動態(tài)的交易安全而言，商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)讓不特定的交易人知悉商標(biāo)權(quán)權(quán)利變動的情況，從而使交易人形成對商標(biāo)權(quán)權(quán)利狀態(tài)是否完滿的合理信賴，進(jìn)而保護(hù)交易人正當(dāng)?shù)慕灰最A(yù)期，不至于隨時處于可能被他人追索權(quán)利的焦躁之中。為此，商標(biāo)法確立了商標(biāo)權(quán)權(quán)利歸屬的公示和權(quán)利變動的公示制度。前者即商標(biāo)權(quán)實(shí)行注冊取得，商標(biāo)權(quán)的取得必須進(jìn)行登記公告。商標(biāo)權(quán)權(quán)利變動主要包括商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓和使用許可。轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的，需向商標(biāo)局核準(zhǔn)，并進(jìn)行公告。許可他人使用注冊商標(biāo)的，則應(yīng)當(dāng)將使用許可的情況向商標(biāo)局備案。無論是公告，還是備案，都是商標(biāo)權(quán)權(quán)利變動的公示方式。

2.商標(biāo)使用許可實(shí)行備案對抗主義

       在物權(quán)法中，物權(quán)公示與物權(quán)變動之間存在著廣泛而深刻的聯(lián)系：一方面物權(quán)公示主要出自于物權(quán)變動的要求；另一方面，物權(quán)公示又反過來影響物權(quán)變動。而正是物權(quán)公示與物權(quán)變動的關(guān)系特別是在物權(quán)公示怎樣影響物權(quán)變動這一問題上，立法上存在截然不同的選擇，即存在公示對抗主義與公示要件主義的二元對立。前者又稱意思主義、合意原則，是指法定的公示方法僅僅是物權(quán)變動的對抗要件，而非物權(quán)變動的發(fā)生要件。當(dāng)事人一旦形成物權(quán)變動的意思表示，即發(fā)生物權(quán)變動的效果，只不過在具備公示手段前，物權(quán)變動的事實(shí)不能對抗第三人。后者又稱形式主義，是指未經(jīng)公示，當(dāng)事人之間根本不發(fā)生物權(quán)變動，當(dāng)然更談不上對抗第三人的效力。

       商標(biāo)使用許可備案的規(guī)定采取的明顯是備案對抗主義，即無備案，不得對抗；有備案，可以對抗。首先，從許可使用權(quán)的獲得看，商標(biāo)使用許可一經(jīng)簽訂，被許可人通過合同當(dāng)事人的意思表示即獲得了商標(biāo)使用許可權(quán)，不需要履行備案等公示手續(xù)。例如，對于擅自使用商標(biāo)的侵權(quán)人，即使商標(biāo)使用許可未進(jìn)行備案，獨(dú)占被許可人仍然可以自己的名義對侵權(quán)人提起訴訟。其次，從許可使用權(quán)的效力狀態(tài)看，未經(jīng)備案的許可使用權(quán)處于一種效力不圓滿狀態(tài)，即如果商標(biāo)權(quán)人進(jìn)行了重復(fù)授權(quán)，即出現(xiàn)了善意第三人，未備案的在先被許可人不可以要求在后的善意第三人停止使用相關(guān)商標(biāo)。再次，如果在后的善意第三人對商標(biāo)使用許可進(jìn)行了備案，其獲得的使用許可權(quán)便產(chǎn)生了對抗效力，可以對抗包括在先未備案的被許可人在內(nèi)的第三人。如果在后的善意第三人要求在先被許可人停止使用相關(guān)商標(biāo)，在先被許可人可以向商標(biāo)權(quán)人主張相應(yīng)的違約損害賠償責(zé)任，以獲得不能繼續(xù)使用商標(biāo)的救濟(jì)。

       備案對抗主義保護(hù)交易安全的同時，亦很好地實(shí)現(xiàn)了不同被許可人間的利益平衡。雖然在先被許可人簽訂合同在先，但其沒有按照法律的要求積極進(jìn)行備案，導(dǎo)致在后的善意第三人對商標(biāo)權(quán)仍處于完滿狀態(tài)產(chǎn)生了積極的信賴，相信商標(biāo)權(quán)上不存在任何的權(quán)利變動，進(jìn)而與商標(biāo)權(quán)人簽訂使用許可合同。此時，法律保護(hù)在后善意第三人對交易的合理預(yù)期，讓具有一定過失的在先被許可人承擔(dān)未備案的不利后果，符合公平正義的理念，實(shí)現(xiàn)了靜態(tài)權(quán)利歸屬與動態(tài)交易安全的有效平衡。

三、商標(biāo)重復(fù)使用許可糾紛的司法裁判思路

       1.被許可人均未進(jìn)行備案時的處理

       如果兩個被許可人均未對商標(biāo)使用許可進(jìn)行備案，按照“未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”的規(guī)定，一方面，由于在后的被許可人系善意，在先被許可人獲得的使用許可權(quán)對其并不具有對抗效力，即不能對抗在后被許可人繼續(xù)使用相關(guān)商標(biāo)。此時，不應(yīng)因?yàn)樵诤蟊辉S可人未進(jìn)行備案，而認(rèn)定其不具有善意。另一方面，在先被許可人當(dāng)然也屬于善意第三人的范疇，在后被許可人同樣也不能要求在先被許可人停止使用相關(guān)商標(biāo)。因此，兩被許可人互為善意第三人，都不能對抗對方。那么，誰應(yīng)最終獲得獨(dú)占使用許可權(quán)呢？筆者認(rèn)為，與物權(quán)不同，知識產(chǎn)權(quán)具有非物質(zhì)性和權(quán)利行使非排他性的特點(diǎn)。這決定了此類糾紛的處理可以與“一房二賣”有所不同，并非一定要確定獨(dú)占使用許可權(quán)由其中一人行使，而是可以考慮讓不同的被許可人共享商標(biāo)的使用權(quán)，即二者共存。首先，這種裁判方式保護(hù)了善意第三人的信賴?yán)?，維護(hù)了商標(biāo)許可交易的交易安全。在先被許可人不能要求在后被許可人停止侵權(quán)并賠償損失。其次，這種裁判方式兼顧了在先被許可人的利益，雖然在先被許可人事實(shí)上變?yōu)榉仟?dú)占的，但其畢竟可以繼續(xù)使用商標(biāo)。再次，這種裁判方式最大限度懲罰了商標(biāo)權(quán)人的不誠信行為。與選擇讓一個被許可人獲得獨(dú)占使用許可權(quán)不同，共存的裁判方式將讓商標(biāo)權(quán)人同時對兩個被許可人承擔(dān)違約損害賠償責(zé)任，商標(biāo)權(quán)人因此受到的損失是最重的。因此，當(dāng)被許可人均未進(jìn)行備案時，被許可人均有權(quán)使用相關(guān)商標(biāo)，在先被許可人無權(quán)要求在后的善意第三人停止使用或停止侵權(quán)，否則將有違“未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”的本義和制度價值。

       2.善意第三人已經(jīng)進(jìn)行備案時的處理

       如果在后的善意第三人簽訂使用許可合同后，商標(biāo)權(quán)人進(jìn)行了商標(biāo)使用許可的備案，根據(jù)“已經(jīng)備案可以對抗”的原則，善意第三人獲得的使用許可權(quán)具有了對抗其他人的效力，是效力完滿的權(quán)利，其可以要求在先的被許可人停止使用相關(guān)商標(biāo)。此時，在先被許可人并不構(gòu)成侵權(quán)，無需承擔(dān)停止侵權(quán)甚至賠償損失的民事責(zé)任，僅需負(fù)擔(dān)停止繼續(xù)使用相關(guān)商標(biāo)的義務(wù)。需要注意的是，在認(rèn)定第三人是否善意時間點(diǎn)的把握上，在先被許可人不得對抗的善意第三人與在后善意第三人經(jīng)過備案進(jìn)而對抗在先被許可人的時間點(diǎn)有所不同。就前者而言，只要在后的被許可人與商標(biāo)權(quán)人在簽訂商標(biāo)使用許可合同時是善意的，就可以滿足善意第三人的要件；就后者而言，在后被許可人要獲得對抗在先被許可人的效力必須滿足，在向商標(biāo)局進(jìn)行備案時是善意的。否則，在后被許可人在簽訂合同后，如果已經(jīng)知道存在在先許可的事實(shí)，而搶先進(jìn)行了備案，或者在發(fā)生爭議后，在后被許可人搶先進(jìn)行備案，此時其獲得的備案不能對抗在先被許可人，不能要求在先被許可人停止使用。

（作者單位：上海市第二中級人民法院）