第9078904號(hào)“南紅”商標(biāo)（以下稱(chēng)爭(zhēng)議商標(biāo)）由保山市隆陽(yáng)區(qū)金水閣酒店于2011年1月21日申請(qǐng)注冊(cè)，核定使用在第14類(lèi)瑪瑙、黃琥珀色寶石、人造琥珀制珍珠(壓制的琥珀)、護(hù)身符(首飾)、手鐲(首飾)、珠寶(首飾)、寶石、黑色大理石飾品、翡翠、鑰匙圈(小飾物或短鏈飾物)商品上，于2012年1月28日取得注冊(cè)。2018年1月6日經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至湖南南紅文化傳媒有限公司（即本案被申請(qǐng)人）。

 

2019年1月14日保山市隆陽(yáng)區(qū)南紅瑪瑙協(xié)會(huì)（即本案申請(qǐng)人）對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。申請(qǐng)人稱(chēng)：“南紅”特指南紅瑪瑙，作為商品的通用名稱(chēng)已被相關(guān)公眾所熟知，二者具有唯一對(duì)應(yīng)性。“南紅”作為商標(biāo)指定使用在第十四類(lèi)瑪瑙等商品上，屬于商品通用名稱(chēng)，同時(shí)也直接表示了商品的原料等特點(diǎn)。“南紅”主要產(chǎn)自云南，被申請(qǐng)人并非來(lái)源于該標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)帶有欺騙性并易引起消費(fèi)者混淆和誤認(rèn)。綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（以下稱(chēng)《商標(biāo)法》）第七條、第十條第一款第（七）項(xiàng)、第十一條第一款第（一）項(xiàng)、第十六條、第四十四條的規(guī)定，請(qǐng)求對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告。對(duì)此，被申請(qǐng)人答辯稱(chēng)：爭(zhēng)議商標(biāo)不是通用名稱(chēng)，爭(zhēng)議商標(biāo)系被申請(qǐng)人獨(dú)創(chuàng)，具有顯著特征，且爭(zhēng)議商標(biāo)經(jīng)過(guò)宣傳使用已具有一定知名度。申請(qǐng)人所提無(wú)效宣告理由均缺乏事實(shí)依據(jù)，請(qǐng)求維持爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)。

 

二、案件評(píng)析

 

本案的焦點(diǎn)為爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)是否構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)、第十一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定之情形。

 

（一）爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)是否構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定之情形

 

依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，“僅有本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)的”標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)，其中“僅有”是指申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)中除本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)以外并無(wú)其他構(gòu)成要素。“通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)”，是指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或者約定俗成的名稱(chēng)、圖形、型號(hào)。

 

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第七條規(guī)定，“依照法律規(guī)定或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱(chēng)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱(chēng)。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱(chēng)能夠指代一類(lèi)商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該名稱(chēng)為約定俗成的通用名稱(chēng)。被專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、詞典列為商品名稱(chēng)的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱(chēng)的參考。約定俗成的通用名稱(chēng)一般以全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。”

 

根據(jù)上述規(guī)定可知，通用名稱(chēng)包括法定通用名稱(chēng)和約定俗成的通用名稱(chēng)。法定通用名稱(chēng)一般體現(xiàn)在規(guī)范性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)中。約定俗成的通用名稱(chēng)是指某一商品或服務(wù)的名稱(chēng)已經(jīng)被同行業(yè)較為普遍地使用，但未收入上述標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)。就本案而言，申請(qǐng)人向商標(biāo)局提交的《保山年鑒》中顯示，南紅瑪瑙，古稱(chēng)“瓊玉” “赤玉”，是我國(guó)獨(dú)有的品種，在明代，保山南紅瑪瑙玉雕已是保山三寶之一。申請(qǐng)人提交的《南紅瑪瑙地方標(biāo)準(zhǔn)》、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告及相關(guān)文獻(xiàn)中對(duì)南紅瑪瑙的定義、特征、鑒定方法等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了描述和規(guī)定，該證據(jù)顯示南紅瑪瑙是瑪瑙的一個(gè)品種，主產(chǎn)于云南省保山市。上述證據(jù)包括地方標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件，商標(biāo)局通過(guò)這些證據(jù)宜認(rèn)定“南紅”已成為瑪瑙的通用名稱(chēng)。故爭(zhēng)議商標(biāo)在瑪瑙商品上的注冊(cè)已構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定之情形。鑒于目前尚無(wú)充分理由認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)為除瑪瑙外的黃琥珀色寶石等其他商品上的通用名稱(chēng)，故本案尚不能認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)在除瑪瑙外的黃琥珀色寶石等其他商品上構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）項(xiàng)所指情形。

 

（二）爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)是否構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)規(guī)定之情形

 

依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)之規(guī)定，“夸大宣傳并帶有欺騙性的”不得作為商標(biāo)使用。標(biāo)志本身或其構(gòu)成要素具有超出其使用的商品或服務(wù)固有屬性的描述，足以誤導(dǎo)消費(fèi)，使公眾產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，即構(gòu)成帶有欺騙性。

 

就本案而言，爭(zhēng)議商標(biāo)為文字組合“南紅”，鑒于“南紅”為瑪瑙的通用名稱(chēng)，故將爭(zhēng)議商標(biāo)指定使用在黃琥珀色寶石、寶石等商品上，易使相關(guān)公眾對(duì)該商品的原料、種類(lèi)等特點(diǎn)產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，具有欺騙性，已構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)規(guī)定之情形。

 

三、典型意義

 

《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)與第十一條第一款第（一）項(xiàng)均為“駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的絕對(duì)理由”，但二者存在一定區(qū)別，前者為禁用條款，即不僅禁止注冊(cè)，而且禁止使用，后者為禁注條款，即禁止注冊(cè)。“僅有本商品的通用名稱(chēng)”為禁注條款，即禁止通用名稱(chēng)作為商標(biāo)注冊(cè)。之所以禁止本商品的通用名稱(chēng)作為商標(biāo)注冊(cè)，是因?yàn)樯唐坊蚍?wù)項(xiàng)目的通用名稱(chēng)本身是為了給本行業(yè)的生產(chǎn)者或經(jīng)營(yíng)者在其生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中共同使用，而不是為了給某個(gè)生產(chǎn)者或經(jīng)營(yíng)者獨(dú)占使用。另外，本商品的通用名稱(chēng)因其在行業(yè)內(nèi)或公眾中被廣泛知曉和使用，已不具有作為商標(biāo)最基本的區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的功能，不具有商標(biāo)識(shí)別作用。