禁止反悔原則是專利侵權(quán)判定的重要原則之一,本文從專利禁止反悔原則對等同原則的限制、適用原則、適用情形,以及捐獻(xiàn)原則對禁止反悔的補(bǔ)充驗(yàn)證等幾方面進(jìn)行了淺顯的分析和探討。
一禁止反悔原則概述
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(解釋一)的第六條:“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中,通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案,權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的,人民法院不予支持”以及《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第十三條:“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄”,初步確定了禁止反悔原則。
禁止反悔是民法誠實(shí)信用原則的一種體現(xiàn),是為了合理平衡專利權(quán)人與社會公眾的利益,避免專利權(quán)人出爾反爾,兩頭得利[1]。
二禁止反悔原則對等同原則的限制
全面覆蓋原則是專利侵權(quán)判定的基本原則,主要指被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法再現(xiàn)了專利權(quán)利要求的全部技術(shù)特征,再現(xiàn)包括技術(shù)特征的相同和等同。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段,實(shí)現(xiàn)基本相同的功能,達(dá)到基本相同的效果,并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。通常認(rèn)為,禁止反悔是對等同原則的限制,兩者相輔相成,共同確保對專利權(quán)人提供既充分又適度的保護(hù)范圍[1]。
通俗來講,對于授權(quán)專利,其保護(hù)范圍以授權(quán)權(quán)利要求記載的技術(shù)特征所確定的內(nèi)容為準(zhǔn),包括相同和等同兩種情況。但是,禁止反悔原則使得部分專利的權(quán)利要求的等同范圍無法延及到原專利文本權(quán)利要求保護(hù)范圍。
從禁止反悔的適用原則上講,所謂“放棄技術(shù)方案”首先應(yīng)當(dāng)是“明確的放棄”,以書面形式記載為準(zhǔn)。其次既然是“放棄”,就應(yīng)當(dāng)有原始的權(quán)利要求技術(shù)方案和限縮后的權(quán)利要求技術(shù)方案,兩者的差額部分可能適用禁止反悔原則,構(gòu)成“放棄的技術(shù)方案”。
所謂“放棄技術(shù)方案”再次應(yīng)當(dāng)是針對實(shí)質(zhì)性問題、為了獲得實(shí)質(zhì)性利益的修改,即權(quán)利人因修改而獲得了專利授權(quán)。
從禁止反悔的適用情形上講,分為對權(quán)利要求修改和意見陳述,具體可以包括以下情況:
1、原權(quán)利要求中的某項(xiàng)技術(shù)特征進(jìn)行限縮,比如原權(quán)利要求中的技術(shù)特征A實(shí)質(zhì)修改限縮為A1,且A>A1,存在明確對照的原技術(shù)特征和新技術(shù)特征。在這種情況下,基于禁止反悔原則,A與A1的差額可能成為權(quán)利人放棄的部分,A1的等同范圍不能延及到A。
原權(quán)利要求中的某項(xiàng)技術(shù)特征進(jìn)行替換,比如原權(quán)利要求中的技術(shù)特征A實(shí)質(zhì)修改替換為A2。存在原技術(shù)特征和新技術(shù)特征。在這種情況下,基于禁止反悔原則,A為權(quán)利人放棄的部分,A2的等同范圍不能延及到A。
無論適用禁止反悔原則的第一種情況A1的等同范圍不能延及到A,還是第二種情況A2的等同范圍不能延及到A,理論上可能會涉及到一個(gè)問題:如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品對應(yīng)的技術(shù)特征A3介于原技術(shù)特征與授權(quán)技術(shù)特征之間,即A3與A和A1/A2均存在等同可能性時(shí),應(yīng)當(dāng)如何判定。
個(gè)人認(rèn)為:如果適用禁止反悔原則,放棄的技術(shù)方案因A不具備專利性,修改后的A1/A2具備專利性,專利得以授權(quán)。這實(shí)際涉及到權(quán)利要求的解釋和保護(hù)范圍的界定,即權(quán)利邊界的劃分。在判斷是否構(gòu)成侵權(quán)時(shí)可以初步分析被控侵權(quán)技術(shù)特征A3與授權(quán)技術(shù)特征A1/A2和原技術(shù)特征A相比,哪個(gè)更接近。如果與授權(quán)的技術(shù)特征更接近,則初步判斷可能構(gòu)成侵權(quán)。如果與原技術(shù)特征更接近,則初步判斷可能不構(gòu)成侵權(quán)。當(dāng)然,最終還需要結(jié)合內(nèi)外部證據(jù)進(jìn)行劃分和驗(yàn)證。
2、原權(quán)利要求中增加特定的技術(shù)特征,比如原權(quán)利要求包括技術(shù)特征A、B、C,修改后權(quán)利要求技術(shù)特征為A、B、C、D。對于技術(shù)特征D來說沒有原始參照的技術(shù)特征,不適用禁止反悔原則,技術(shù)特征D可以進(jìn)行等同解釋。
但是修改后權(quán)利要求A、B、C、D可以等同解釋為原權(quán)利要求A、B、C嗎?我想并不能夠。首先,不管出于什么原因,基于公示原則,均需以新權(quán)利要求為基準(zhǔn)進(jìn)行等同的解釋和判斷。即根據(jù)全面覆蓋原則,等同的技術(shù)方案以A、B、C、D為基礎(chǔ),必然包括與D等同的技術(shù)特征。其次,權(quán)利要求如果是為了且實(shí)質(zhì)克服新創(chuàng)性等授權(quán)條件而進(jìn)行了限縮,即原權(quán)利要求本身無法獲權(quán),則不應(yīng)將新權(quán)利要求的保護(hù)范圍等同至原權(quán)利要求。最后,即使權(quán)利要求的修改并非克服專利授權(quán)條件,假設(shè)原權(quán)利要求可能具有專利性,但因權(quán)利人的修改而沒有最終獲得專利授權(quán),等于權(quán)利人自主選擇了A、B、C、D的保護(hù)范圍,技術(shù)特征A、B、C未形成保護(hù)范圍,處于空窗狀況無人擁有權(quán)利。
3、通過意見陳述對權(quán)利要求進(jìn)行限縮性解釋。此時(shí)應(yīng)當(dāng)區(qū)分是否克服了專利的實(shí)質(zhì)性缺陷。對于那些因?yàn)橄蘅s方滿足專利授權(quán)條件獲得權(quán)利的,不應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求的保護(hù)范圍擴(kuò)展至原來有問題的范圍當(dāng)中去。
三捐獻(xiàn)原則對禁止反悔的補(bǔ)充驗(yàn)證
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(解釋一)的第五條:“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案,權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的,人民法院不予支持”,確定了捐獻(xiàn)原則。
捐獻(xiàn)原則是說明書對應(yīng)范圍與權(quán)利要求保護(hù)范圍的差額。對于優(yōu)質(zhì)的專利文件,說明書應(yīng)當(dāng)公開充分專利方案、支持權(quán)利要求,同時(shí)應(yīng)當(dāng)避免過度公開,盡量避免捐獻(xiàn)。一般來說,優(yōu)質(zhì)專利文件的權(quán)利要求保護(hù)范圍應(yīng)大于說明書的對應(yīng)范圍。
在某些可以適用禁止反悔原則的情況下,新的權(quán)利要求或經(jīng)意見陳述限縮解釋后的權(quán)利要求所放棄的技術(shù)特征部分在說明書陳述范圍之內(nèi)時(shí),此種情形也適用于捐獻(xiàn)原則,即某些情況下捐獻(xiàn)原則可以用于補(bǔ)充、驗(yàn)證禁止反悔原則。比如原權(quán)利要求包括技術(shù)特征A、B、C,權(quán)利要求修改后為A、B、C、D,說明書同時(shí)公開了A、B、C和A、B、C、D。根據(jù)捐獻(xiàn)原則,A、B、C的技術(shù)方案權(quán)利人已經(jīng)公開,捐獻(xiàn)給公眾。如果A、B、C的技術(shù)方案不存在侵權(quán),他人可以使用。如果A、B、C的技術(shù)方案本身具有專利性,由于權(quán)利人的修改已經(jīng)放棄了A、B、C的技術(shù)方案,而僅對A、B、C、D的技術(shù)方案獲得授權(quán)。
四企業(yè)實(shí)務(wù)啟示
考慮到禁止反悔原則及捐獻(xiàn)原則對專利權(quán)范圍的限定作用,在企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)中,應(yīng)當(dāng)充分注重權(quán)利要求書和說明書的撰寫,一方面盡量避免不必要的捐獻(xiàn),另一方面在修改和陳述時(shí)謹(jǐn)慎分析、實(shí)事求是,慎重采取權(quán)利要求限縮的修改和解釋。堅(jiān)決不能為了追求快速授權(quán),放棄有授權(quán)可能性的保護(hù)范圍。無論企業(yè)還是代理機(jī)構(gòu),都應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)技術(shù)過硬的高品質(zhì)專利人才。這些高品質(zhì)專利人才應(yīng)當(dāng)具備技術(shù)方案的理解和分析能力、專利檢索和專利性判斷能力、專利撰寫和答復(fù)能力,甚至應(yīng)對專利無效和專利侵權(quán)訴訟能力。專利實(shí)踐倒逼企業(yè)管理,對企業(yè)專利業(yè)務(wù)提出了更高的要求。
【關(guān)閉】