專利中有兩類“人”,一類是享有專利財產(chǎn)性權(quán)利的專利申請人/專利權(quán)人,另一類則是享有署名權(quán)和報酬權(quán)的發(fā)明人/設(shè)計人。在實踐中,由于我國的專利申請程序中對發(fā)明人并不做審核,也不像美國要求提供發(fā)明人誓言,所以一些專利申請人填寫發(fā)明人時較為隨意,這在一些特殊時刻會產(chǎn)生不必要的麻煩。比如科創(chuàng)板IPO問詢過程中,多個企業(yè)被問到專利發(fā)明人是否是企業(yè)的核心技術(shù)人員;再比如以中國專利申請作為優(yōu)先權(quán)文件在美國申請專利時,要求在先的中國專利申請和在后的美國專利申請至少有一個發(fā)明人是一致的,但卻找不到發(fā)明人來簽署相應(yīng)的文件。因此,建議企業(yè)在專利申請時盡量正確填寫發(fā)明人,以免日后造成波折。
對于非職務(wù)發(fā)明而言,發(fā)明人與申請人的身份不存在分離的情形,很難產(chǎn)生發(fā)明人認(rèn)定的問題。對于職務(wù)發(fā)明而言,發(fā)明人往往是申請人的員工、受托方等身份,在某些專利糾紛中,判斷專利的實際發(fā)明人對案件走向有著至關(guān)重要的影響。比如涉及職務(wù)發(fā)明的糾紛或發(fā)明人職務(wù)報酬糾紛中,判斷員工或前員工是否是涉案專利的實際發(fā)明人,是判斷涉案專利是否為職務(wù)發(fā)明,或員工是否有權(quán)向?qū)@麢?quán)人要求報酬的基礎(chǔ),也是雙方爭議的焦點。
根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第十三條對專利的發(fā)明人或者設(shè)計人的定義,即:
專利法所稱發(fā)明人或者設(shè)計人,是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中,只負(fù)責(zé)組織工作的人、為物質(zhì)技術(shù)條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人,不是發(fā)明人或者設(shè)計人。
可見認(rèn)定專利實際發(fā)明人的核心在于兩點:是否對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出貢獻(xiàn),以及貢獻(xiàn)是否是創(chuàng)造性的。
下面本文將結(jié)合案例探討影響專利實際發(fā)明人認(rèn)定的一些因素以供參考:
1、實質(zhì)性特點的確定
《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2020修正)第六條第一款規(guī)定:
民法典第八百四十七條所稱“職務(wù)技術(shù)成果的完成人”、第八百四十八條所稱“完成技術(shù)成果的個人”,包括對技術(shù)成果單獨或者共同作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人,也即技術(shù)成果的發(fā)明人或者設(shè)計人。人民法院在對創(chuàng)造性貢獻(xiàn)進(jìn)行認(rèn)定時,應(yīng)當(dāng)分解所涉及技術(shù)成果的實質(zhì)性技術(shù)構(gòu)成。提出實質(zhì)性技術(shù)構(gòu)成并由此實現(xiàn)技術(shù)方案的人,是作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。
上述司法解釋雖然是對技術(shù)合同的解釋,但職務(wù)發(fā)明與職務(wù)技術(shù)成果的發(fā)明人或設(shè)計人其區(qū)別僅在于該項技術(shù)是否申請專利保護(hù),因此,該條關(guān)于“創(chuàng)造性貢獻(xiàn)”的定義對專利發(fā)明人認(rèn)定有著相當(dāng)?shù)慕梃b意義。該條規(guī)定提出了在認(rèn)定創(chuàng)造性貢獻(xiàn)時,對實質(zhì)性技術(shù)構(gòu)成的“分解式”判斷方法,即先從涉及的發(fā)明創(chuàng)造中分離出實質(zhì)性特征,再一一比對涉案發(fā)明人是否對這些實質(zhì)性特征作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。
例如:在“馮寅紹、上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計人署名權(quán)糾紛案”【(2020)最高法知民終397號】中,基于涉案專利授權(quán)過程中審查意見答復(fù)所列的與現(xiàn)有技術(shù)的7個差異,認(rèn)定為涉案專利的實質(zhì)性技術(shù)特征,進(jìn)而再針對這些與現(xiàn)有技術(shù)差異點進(jìn)行對比判斷。
2、作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的判斷
在專利領(lǐng)域,實質(zhì)性特點不僅僅是與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別,更是該技術(shù)方案對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)之處,也就是該專利創(chuàng)造性的來源。只有對發(fā)明創(chuàng)造作出“創(chuàng)造性”貢獻(xiàn)的人才是涉案專利的實際發(fā)明人,對于一些組成發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù),若只是運用了常規(guī)技術(shù)手段的人則不被認(rèn)為是發(fā)明人。不同類型的專利對于專利的創(chuàng)造性有著不同要求,比如發(fā)明專利的創(chuàng)造性需要具有“突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步”,實用新型的創(chuàng)造性需要具有“實質(zhì)性特點和進(jìn)步”,外觀設(shè)計專利應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)有設(shè)計或現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比具有“明顯區(qū)別”。
例如,在“陶柳成與江蘇紫東建筑科技股份有限公司、涂道軍等發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計人署名權(quán)糾紛案”中,法院將涉案專利與原告入職前被告已申請專利的技術(shù)方案進(jìn)行對比,二者雖然存在區(qū)別,但是法院認(rèn)為這些區(qū)別僅是簡單置換以及常規(guī)技術(shù)手段,不能達(dá)到創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的程度。
對于是否屬于創(chuàng)造性貢獻(xiàn),在專利法及其審查指南等部分有著較為詳細(xì)的介紹,在實踐中可以利用三步法進(jìn)行判斷,這也是一些法院在認(rèn)定發(fā)明人時重點在“技術(shù)領(lǐng)域”“所解決的技術(shù)問題”“具體技術(shù)方案區(qū)別”這些方面進(jìn)行對比的原因。
3、關(guān)注涉案專利申請日前的證據(jù)
證明對涉案專利實質(zhì)性貢獻(xiàn)的證據(jù)應(yīng)是形成于涉案專利申請日前的證據(jù)。由于專利申請涉及到信息公開,無論是實用新型、外觀設(shè)計的授權(quán)時公開,還是發(fā)明專利的實質(zhì)審查前公開,毫無疑問的是,在發(fā)生糾紛前涉案專利的技術(shù)方案均處于可以被公眾所知的狀態(tài)。為了避免在涉案專利公開后偽造相關(guān)證據(jù),法院在審理過程中會著重關(guān)注相關(guān)證據(jù)的形成時間。
例如:在“馮寅紹、與朱亮發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計人署名權(quán)糾紛案”【(2018)滬73民初810號、(2020)最高法知民終397號】中,原告馮寅紹認(rèn)為被告朱亮利用公司規(guī)章制度漏洞將自己作為發(fā)明人,為了證明自己對涉案專利的實質(zhì)性特點作出了創(chuàng)造性的貢獻(xiàn),原告馮寅紹提供了自己的手稿與涉案專利進(jìn)行對比,但一審法院認(rèn)為原告馮寅紹用于證明對專利實質(zhì)性特點貢獻(xiàn)的手稿未經(jīng)鑒定,也無法證明手稿的形成時間,不支持原告馮寅紹為涉案專利實際發(fā)明人的主張。
4、專利著錄事項的公示效力
專利著錄事項中登記的發(fā)明人具有公示效力,在無其他相反證據(jù)予以推翻的情況下,應(yīng)認(rèn)定專利著錄事項中記載的發(fā)明人即為專利的實際發(fā)明人。這一點類似于著作權(quán)登記的公示效力,雖然都具有一定的公示公信力,但有相反的有力證據(jù)證明時也可以推翻。
例如:在“曾永福、東莞怡信磁碟有限公司職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計人獎勵、報酬糾紛案”【(2017)粵73民初3581號、(2019)最高法知民終230號】中,原告曾永福是涉案專利登記公示的發(fā)明人之一,被告怡信公司雖然主張原告曾永福入職公司后未從事研發(fā)工作,不是涉案專利的實際發(fā)明人,但是被告怡信公司的證據(jù)均在涉案專利申請日之后,不足以證明其主張,無法推翻專利著錄事項的公示效力。最終法院認(rèn)定原告曾永福為涉案專利的實際發(fā)明人,判決被告怡信公司應(yīng)當(dāng)支付曾永福職務(wù)發(fā)明報酬。
5、發(fā)明人的工作職責(zé)
在涉案專利未登記涉案發(fā)明人姓名的情形下,法院可以參考發(fā)明人的工作職責(zé)、工作內(nèi)容以及學(xué)歷背景等來判斷與涉案專利技術(shù)方案的關(guān)系。
例如,在“大連東鼎工業(yè)設(shè)備有限公司、維翰(大連)工業(yè)設(shè)備有限公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛案”【(2019)遼02民初字第284號、(2020)最高法知民終1335號】中,法院基于何文、高偉在東鼎公司的工作崗位為行政、采購人員,在實際工作中也從事行政、采購工作,且東鼎公司在原審?fù)徶幸嗾J(rèn)可何文和高偉不從事技術(shù)工作,涉案專利的作出與何文、高偉在東鼎公司承擔(dān)的本職工作及分配的任務(wù)無關(guān),二者不是涉案專利的實際發(fā)明人。
當(dāng)然,工作職責(zé)僅是判斷涉案發(fā)明人是否與涉案專利技術(shù)相關(guān)的其中一個考量因素,法院經(jīng)常結(jié)合其他證據(jù)進(jìn)行綜合判斷,因此,即使工作職責(zé)中不帶有研發(fā)相關(guān)內(nèi)容,仍有可能被認(rèn)定是專利的實際發(fā)明人。
結(jié)語
看了這些考量因素后,企業(yè)可以根據(jù)這些考量因素進(jìn)一步完善知識產(chǎn)權(quán)管理制度。其一,要完善發(fā)明人填報的管理制度,慎重填寫發(fā)明人,避免將無關(guān)人員列入發(fā)明人。其二,注意保留專利申請日前的相關(guān)資料。例如,在“蘇州兮然工業(yè)設(shè)備有限公司、王京旭專利權(quán)權(quán)屬糾紛案”【(2020)最高法知民終669號】中,牧野公司提供了雙方在涉案專利申請日前為廈門鎢業(yè)供應(yīng)回轉(zhuǎn)窯的過程中進(jìn)行了多次會議討論并繪制了相應(yīng)圖紙,相應(yīng)圖紙與涉案專利說明書附圖高度相似,相關(guān)會議紀(jì)要和圖紙記載展示的技術(shù)方案與涉案專利實質(zhì)性相同。因此,現(xiàn)有證據(jù)足以證明震華公司和牧野公司對涉案專利實質(zhì)性特點作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。對于研發(fā)過程中闡述的設(shè)計圖、會議紀(jì)要等文件及時地留存并要求相關(guān)人員簽字。其三,對入職的技術(shù)人員進(jìn)行必要的背景調(diào)查,留存技術(shù)人員相關(guān)簡歷等,避免卷入職務(wù)發(fā)明糾紛。
【關(guān)閉】