禁止重復(fù)注冊規(guī)則的引入，具有很強的現(xiàn)實意義。若規(guī)則設(shè)置合理，將會有效避免各類“接力式申請”，提升權(quán)利人在授權(quán)、確權(quán)、維權(quán)等程序中的效能。然而，該規(guī)則如何適用，仍需要科學(xué)、合理的制度保障，需要厘清邊界、精準(zhǔn)界定，并形成行之有效的操作規(guī)則。

 

       除我國外，目前世界上有二十多個國家/地區(qū)存在禁止重復(fù)注冊的規(guī)則。各國家/地區(qū)對禁止重復(fù)注冊的具體適用都采用了不同的標(biāo)準(zhǔn)。本文將從位階、規(guī)則設(shè)立等角度，通過比較和分析中國、美國、日本、韓國對禁止重復(fù)注冊的規(guī)則，以期為我國的禁止重復(fù)規(guī)則的具體適用，提供參考和借鑒。

 

       首先，關(guān)于禁止重復(fù)注冊規(guī)則的位階問題，各國有不同的立法例。其中，美國在其商標(biāo)法，即《蘭漢姆法案》中有明確的規(guī)定“美國專利商標(biāo)局不會頒發(fā)兩個完全相同的注冊證”[i]，且在商標(biāo)審理指南中明確了哪些情況為重復(fù)注冊。與美不同的是，日本和韓國商標(biāo)法律中，并沒有明確的禁止性規(guī)定，而是在審查實踐中規(guī)定重復(fù)注冊為禁止行為。日本的禁止重復(fù)注冊是在《商標(biāo)審查指南》第十八條規(guī)定的，而該條是基于日本《商標(biāo)法》第三條做出的。日本《商標(biāo)法》第三條[ii]是對商標(biāo)絕對理由進(jìn)行的規(guī)范，并不涉及重復(fù)注冊的內(nèi)容。類似的，韓國禁止重復(fù)注冊是《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》第五部分的內(nèi)容，該部分是對韓國《商標(biāo)法》第三十八條的規(guī)定的進(jìn)一步解讀。韓國《商標(biāo)法》第三十八條的規(guī)定是“申請商標(biāo)注冊的，應(yīng)當(dāng)對每件商標(biāo)提出申請，并指定一個類別的商品。”，即“一商標(biāo)、一申請”原則。根據(jù)韓國《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》，該原則有兩個解讀，其一是禁止同一人就同一商標(biāo)重復(fù)申請兩次以上；其二是禁止兩個以上（包含近似）商標(biāo)作為一個商標(biāo)申請?zhí)岢?。其中，第一種解讀方式，無疑超過了商標(biāo)法文義的解釋，《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》也提到，該原則不是商標(biāo)注冊的實質(zhì)性要求，而是為了便于申請/注冊的管理和提升審查效率等程序性便利而做出的。

 

       采用不同的位階，將對規(guī)則的權(quán)威性、穩(wěn)定性產(chǎn)生直接影響。通過《商標(biāo)法》規(guī)定，無疑是最權(quán)威和最穩(wěn)定的。然而，是否符合我國的實踐、是否有利于法律穩(wěn)定，值得商榷。如果禁止“接力式申請”、商標(biāo)權(quán)人維權(quán)困難是階段性的產(chǎn)物，那么禁止重復(fù)注冊可以作為審查實踐規(guī)則進(jìn)行引入，而無需法律規(guī)定。待今后惡意申請得到有效控制、商標(biāo)申請人與真正商標(biāo)權(quán)人脫節(jié)的問題得到解決后，禁止重復(fù)注冊無疑將掣肘于權(quán)利人靈活、有效的進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)。在《商標(biāo)法實施細(xì)則》或者是《審查審理指南》中規(guī)定禁止重復(fù)注冊，則屆時可以靈活的解決這個困局。

 

       此外，關(guān)于禁止重復(fù)注冊的適用規(guī)則，不同法域有不同的規(guī)定。我國《修訂草案》中第十四條規(guī)定了禁止重復(fù)注冊的靜態(tài)條件，第二十一條規(guī)定了禁止重復(fù)注冊的動態(tài)條件。其中，靜態(tài)條件是指禁止同一申請人、就相同商標(biāo)在相同商品和服務(wù)上進(jìn)行重復(fù)申請，顧名思義禁止“三同”。動態(tài)條件是指，禁止重復(fù)注冊的在先商標(biāo)失效時間不能超過一年。若是超過一年的，則將不視為重復(fù)注冊。

 

       關(guān)于禁止重復(fù)注冊的靜態(tài)條件要求，即“三同”判定，需要厘清以下問題。首先，同一申請人的界定是較為容易做出的，各國都采用嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，即要求是同一法律主體。若僅是關(guān)聯(lián)公司或者共同申請人中有任一主體不同的，并不判斷為重復(fù)注冊。然而，其余“兩同”的判定，則將可能出現(xiàn)較大的爭議。

 

       相同商標(biāo)，按照目前國內(nèi)《商標(biāo)審查審理指南》的規(guī)定，是指兩商標(biāo)在視覺效果上或者聲音商標(biāo)在聽覺感知上完全相同或者基本無差別。所謂基本無差別，是指兩商標(biāo)雖有個別次要部分不完全相同，但主要部分完全相同或者在整體上幾乎沒有差別，以至于在一般注意力下，相關(guān)公眾或者普通消費者很難在視覺或聽覺上將兩者區(qū)分開來。根據(jù)這一規(guī)則，相同商標(biāo)包含兩種情形，一種是完全相同，一種是基本無差別的相同。其中，基本無差別的相同商標(biāo)，從嚴(yán)格意義上講是不同的，只是在發(fā)揮商標(biāo)區(qū)分商品來源的作用時，消費者難以區(qū)分，因此為避免需要進(jìn)行混淆誤認(rèn)可能性的討論，將兩件并非完全相同的商標(biāo)，判定為相同商標(biāo)。這此意義上，對相同商標(biāo)的判斷，更大程度上是一種法律判斷，而非物理判斷。如果在禁止重復(fù)注冊規(guī)則中，對于相同商標(biāo)的判斷也采取相同標(biāo)準(zhǔn)，則將與《修改草案》第二十一條規(guī)定的不屬于重復(fù)注冊情形中“因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，在已實際使用的在先商標(biāo)基礎(chǔ)上做細(xì)微改進(jìn)，申請人能夠說明區(qū)別的”相沖突。從這條立法來看，在禁止重復(fù)注冊中的相同商標(biāo)的判斷，應(yīng)主要是進(jìn)行物理屬性的判斷。如此，將可能導(dǎo)致相同商標(biāo)判斷標(biāo)準(zhǔn)的混亂。

 

       關(guān)于相同商品和服務(wù)界定，根據(jù)國內(nèi)《商標(biāo)審查審理指南》，同一種商品是指名稱相同的商品，或者名稱不同但在功能、用途、主要原料、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面相同或者基本相同，相關(guān)公眾一般認(rèn)為是同一事物的商品。同一種服務(wù)是指名稱相同的服務(wù)，或者名稱不同但在服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對象、場所等方面相同或者基本相同，相關(guān)公眾一般認(rèn)為是同一方式的服務(wù)。換言之，相同商品和服務(wù)，除了名稱相同外，還有相關(guān)公眾認(rèn)為的相同。然而，判定商品和服務(wù)相同，除了比較名稱、概念外，還有重要的判斷標(biāo)準(zhǔn)，就是商品和服務(wù)的范圍，因為商品和服務(wù)本質(zhì)上是一個集合的概念。對于集合而言，除了重合外，還有包含、交叉等情形。如果完全重合可以定義為相同的話，那么交叉、包含是否要進(jìn)行部分相同的判斷呢？對于完全重合的界定，是按照語義邏輯還是按照商品編號來判斷呢？舉例而言，第41類編號均為410017號的“培訓(xùn)”、“教育”、“教學(xué)”、“講課”四個服務(wù)項目，是否可以被判定為相同服務(wù)？

 

       在美國，如何界定重復(fù)注冊，在審理指南中進(jìn)行了明確的規(guī)定。由于美國與我國注冊實踐有諸多不同，例如提交基礎(chǔ)、主/副簿注冊等，因此在這些領(lǐng)域的做法對我國沒有實際參考意義。然而，對于商標(biāo)、商品/服務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，仍值得我們參考。對于商標(biāo)而言，普通字體商標(biāo)和設(shè)計字體商標(biāo)不視為為重復(fù)注冊。對于商品/服務(wù)而言，若申請時歸屬的類別不同（由于分類表發(fā)生的類別歸屬的變化），則不視為重復(fù)注冊。此外，若指定商品/服務(wù)為交叉關(guān)系（有部分商品不同的），不視為重復(fù)注冊。相反，若指定商品/服務(wù)存在完全相同或者是包含關(guān)系的，則視為重復(fù)注冊。對于馬德里國際注冊指定美國的注冊申請，若基礎(chǔ)號不同的，不視為重復(fù)注冊。

 

       在日本，禁止重復(fù)注冊的具體規(guī)定是，“商標(biāo)權(quán)人就與注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，指定相同的商品或者服務(wù)提出商標(biāo)注冊申請的，予以駁回”。其中，相同商標(biāo)，包括僅大小不同的商標(biāo)。指定商品/服務(wù)相同，包含兩種情形：第一種是完全相同，第二種是包含關(guān)系，即在后申請指定商品/服務(wù)被在先申請/注冊商標(biāo)的商品/服務(wù)所包含。關(guān)于第二種情形的判斷標(biāo)準(zhǔn)，是若放棄在后申請，那么在先申請/注冊商標(biāo)亦可以對申請人的商標(biāo)進(jìn)行有效的保護(hù)，取得同樣的保護(hù)結(jié)果。此外，若在后申請指定商品/服務(wù)與在先申請/注冊指定的商品/服務(wù)是交叉關(guān)系的，則不視為重復(fù)注冊。

 

       在韓國，禁止重復(fù)注冊的規(guī)則判斷主要是從申請人、商標(biāo)、商品/服務(wù)三個維度做出的。首先，申請人（包括注冊權(quán)人）必須為同一人。若申請人不同的，不屬于禁止情形。商標(biāo)標(biāo)志必須相同。因此，相似商標(biāo)不屬于禁止情形。此外，商品/服務(wù)需要相同，但并非所有指定產(chǎn)品都需要相同。即使只是部分相同，也是違反了重復(fù)注冊的規(guī)定。然而，對于部分商品相同的界定，排除了復(fù)合商品和單一商品判定為重復(fù)注冊的情形，例如具有拍照功能的手機(jī)和相機(jī)并非部分相同的商品。

 

       除靜態(tài)比較外，我國《修訂草案》對禁止重復(fù)注冊還提出了動態(tài)的要求，即在先商標(biāo)如果失效時間已經(jīng)超過一年的，則可以再次申請。這一要求在美國、日本、韓國的法律和審查實踐中均沒有相關(guān)規(guī)定。這一動態(tài)要求，無疑增加了禁止重復(fù)注冊適用條件的復(fù)雜化。

 

       為了合理化動態(tài)比較的要求，《修訂草案》中擬規(guī)定，若失效時間未超過一年，但失效理由非申請人造成或者其他客觀原因的，可以不適用這一規(guī)則。非申請人原因或者其他客觀原因包括：

 

      （二）因不可歸責(zé)于申請人的原因，導(dǎo)致在先商標(biāo)未能續(xù)展的；

 

 

      （三）因未及時提交商標(biāo)使用說明，導(dǎo)致在先注冊商標(biāo)被注銷，但該在先商標(biāo)已實際使用的；

 

 

      （四）因不可歸責(zé)于申請人的原因，導(dǎo)致在先商標(biāo)因未能在連續(xù)三年不使用撤銷程序中提供使用證據(jù)而被撤銷，但該在先商標(biāo)已經(jīng)實際使用的；

 

 

      （五）在先商標(biāo)因與他人在先權(quán)利或者權(quán)益相沖突而被宣告無效，但該在先權(quán)利或者權(quán)益已不復(fù)存在的。”

 

 

       是否存在這些免責(zé)情形的，需要申請人提供證據(jù)。如此，無疑為申請人增加了舉證負(fù)擔(dān)。此外，對于哪些情形滿足免責(zé)條件的，在審查實踐中，除了增加審查負(fù)擔(dān)外，也為統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)、降低審查不確定性帶來難題。

 

        在《修訂草案》中，不少制度設(shè)置的一個前提背景是商標(biāo)申請人和商標(biāo)權(quán)利人脫節(jié)。而這一現(xiàn)狀，是我國法律法規(guī)不健全、以及行業(yè)規(guī)范不完善的表現(xiàn)，一定會隨著法治的發(fā)展和完善而退出歷史舞臺。因此，禁止重復(fù)注冊的規(guī)則，是選擇引入《商標(biāo)法》，還是僅在審查實踐中適用，值得思考。