一、案情回顧

 

       殼牌品牌國際股份公司是世界領(lǐng)先的石油和能源公司，自1982年起陸續(xù)在“潤滑油、潤滑劑、工業(yè)用油”等相關(guān)商品類別上注冊(cè)了“殼牌”“SHELL”“喜力”“HELIX”及“圖片”等商標(biāo)，并授權(quán)殼牌（中國）有限公司在中國使用（殼牌品牌國際股份公司和殼牌（中國）有限公司合稱“殼牌公司”）。

 

       自2008年起，王某與其妻子宋某在內(nèi)地先后設(shè)立了清河縣安耐馳潤滑材料有限公司（簡稱“安耐馳公司”）、河北劍馳潤滑油有限公司（簡稱“劍馳公司”）和北殼潤滑油（北京）有限公司（簡稱“北殼公司”），申請(qǐng)注冊(cè)了“口殼喜”“牌力”“北殼”“圖片”等商標(biāo)，并通過淡化 “口殼喜”商標(biāo)中“口”字、將“口殼喜”“牌力”商標(biāo)上下排列等方式，在其生產(chǎn)、銷售的侵權(quán)潤滑油產(chǎn)品上使用上述注冊(cè)商標(biāo)。此外，涉案侵權(quán)潤滑油產(chǎn)品上還使用了與殼牌公司注冊(cè)商標(biāo)高度相似的“HELDEX”“HLIEX”“SheH”等標(biāo)識(shí)。

 

 

（涉案侵權(quán)潤滑油產(chǎn)品包裝圖示例）

 

        2010年和2013年，王某在香港分別注冊(cè)成立“殼牌（統(tǒng)一）力士北京大興股份有限公司”和“殼牌（中國）股份有限公司”。殼牌公司發(fā)現(xiàn)并投訴后，該兩公司分別于2016年和2017年被香港公司注冊(cè)處除名。

 

       自2014年起，王某與北殼公司又先后注冊(cè)“qiaopaixili.com”“beishell.com”“kepaixili.com”等域名及“北殼潤滑油”微信公眾號(hào)，通過網(wǎng)站及微信推廣和銷售侵權(quán)產(chǎn)品，并且照搬殼牌公司網(wǎng)站的宣傳介紹內(nèi)容，進(jìn)行虛假宣傳，進(jìn)一步誤導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)為其與殼牌公司存在特定聯(lián)系。

 

        2018年，殼牌公司在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判令北殼公司、劍馳公司、安耐馳公司及王某、宋某停止商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為，變更企業(yè)名稱，登報(bào)消除侵權(quán)影響，并且連帶賠償殼牌公司的經(jīng)濟(jì)損失及合理維權(quán)支出。

 

        二、法院判決

 

       北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：北殼公司和劍馳公司生產(chǎn)、銷售涉案侵權(quán)潤滑油產(chǎn)品，王某和北殼公司在網(wǎng)站及微信公眾號(hào)使用與殼牌公司注冊(cè)商標(biāo)相同及近似標(biāo)識(shí)，以及王某注冊(cè)域名的行為侵犯了殼牌公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。同時(shí)，安耐馳公司注冊(cè)與殼牌公司商標(biāo)近似的商標(biāo)并許可北殼公司及劍馳公司使用，并與宋某共同提供銀行賬戶用于收取銷售侵權(quán)產(chǎn)品的貨款，各被告具有主觀上的意思聯(lián)絡(luò)，構(gòu)成共同侵權(quán)。此外，北殼公司使用與殼牌公司字號(hào)相近似的“北殼”作為企業(yè)字號(hào)，足以引人誤認(rèn)為與殼牌公司存在特定聯(lián)系。北殼公司及王某在網(wǎng)站及微信公眾號(hào)的宣傳內(nèi)容亦構(gòu)成引人誤解的虛假宣傳。

 

       綜上，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判令：各被告立即停止商標(biāo)侵權(quán)行為和虛假宣傳的不正當(dāng)競爭行為，登報(bào)消除不良影響，北殼公司停止在潤滑油及類似商品上使用現(xiàn)企業(yè)名稱，并且判令各被告賠償殼牌公司商標(biāo)侵權(quán)的經(jīng)濟(jì)損失500萬元，不正當(dāng)競爭行為的經(jīng)濟(jì)損失20萬元及合理維權(quán)開支53萬余元。

 

        一審判決作出后，有當(dāng)事人提起上訴，北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理后維持原判。

 

        三、要點(diǎn)評(píng)析

 

        1. 厘清被告之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，追究股東/實(shí)際控制人的連帶責(zé)任

 

       現(xiàn)代公司法制度以公司法人人格獨(dú)立和股東有限責(zé)任為原則，因此，在商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭案件中，追究股東或?qū)嶋H控制人的連帶侵權(quán)責(zé)任需以其與公司構(gòu)成共同侵權(quán)為前提。共同侵權(quán)的成立，要求各個(gè)侵權(quán)人具有主觀上的意思聯(lián)絡(luò)和客觀上的共同行為，因此，原告舉證的關(guān)鍵即在于股東之間、公司之間、股東與公司之間存在的關(guān)聯(lián)性，以及各主體在侵權(quán)行為上的協(xié)同性。在商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭案件的司法實(shí)踐中，被告之間具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形主要包括：

 

      （1）   股東之間存在血親或姻親關(guān)系；

 

      （2）   不同公司的法定代表人、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員全部或部分重合或存在交叉；

 

      （3）   不同公司的登記注冊(cè)地址、辦公地址、通信地址相同或接近；

 

      （4）   個(gè)別公司申請(qǐng)、注冊(cè)商標(biāo)并許可其他關(guān)聯(lián)公司使用；

 

      （5）   股東或?qū)嶋H控制人的個(gè)人銀行賬戶用于收取公司款項(xiàng)；

 

      （6）   股東或?qū)嶋H控制人申請(qǐng)、注冊(cè)商標(biāo)、域名并許可公司使用等。

 

       本案中，王某與宋某系夫妻關(guān)系，王某為北殼公司、劍馳公司、安耐馳公司的法定代表人和后兩家公司的股東，曾在香港設(shè)立“殼牌（統(tǒng)一）力士北京大興股份有限公司”，并伙同劍馳公司另一股東韓某在香港設(shè)立“殼牌（中國）股份有限公司”用于銷售侵權(quán)產(chǎn)品和招攬加盟代理商。王某亦注冊(cè)“qiaopaixili.com”域名并用于對(duì)北殼公司和侵權(quán)產(chǎn)品的宣傳推廣。宋某是北殼公司、劍馳公司、安耐馳公司的股東，北殼公司的實(shí)際控制人，并且為上述公司銷售侵權(quán)產(chǎn)品提供收款賬戶。因此，本案各被告既具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，又分工合作配合實(shí)施侵權(quán)行為?；诖?，兩審法院均認(rèn)定各被告構(gòu)成共同侵權(quán)行為，并需承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

 

        2. 靈活應(yīng)用多種維權(quán)手段，從容應(yīng)對(duì)復(fù)雜侵權(quán)行為

 

        在商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭案件中，被告實(shí)施的往往并非單一的侵權(quán)行為，其侵權(quán)行為多呈現(xiàn)全方面、立體化的特點(diǎn)。被告典型的侵權(quán)行為通常包括：

 

      （1）   申請(qǐng)、注冊(cè)、使用與權(quán)利人相同或近似的標(biāo)識(shí)；

 

      （2）   生產(chǎn)、銷售帶有侵權(quán)標(biāo)識(shí)的侵權(quán)產(chǎn)品；

 

      （3）   在境內(nèi)外登記設(shè)立與權(quán)利人企業(yè)字號(hào)相同或近似的公司；

  

      （4）   將權(quán)利人的商標(biāo)、字號(hào)等注冊(cè)域名、微信公眾號(hào)等；

 

      （5）   抄襲權(quán)利人的宣傳文案，或故意虛構(gòu)與權(quán)利人的關(guān)聯(lián)關(guān)系，實(shí)施引人誤解的虛假宣傳行為等。

 

       面對(duì)復(fù)雜多樣的侵權(quán)行為，權(quán)利人宜靈活運(yùn)用多種維權(quán)途徑，通過其他手段與民事訴訟手段的協(xié)同配合，最大限度減少侵權(quán)行為對(duì)權(quán)利人的負(fù)面影響。本案中，針對(duì)王某在香港注冊(cè)的兩個(gè)“假冒殼牌公司”，殼牌公司第一時(shí)間向香港公司注冊(cè)處投訴將其除名；針對(duì)被告注冊(cè)的域名“qiaopaixili.com”，殼牌公司通過提起域名爭議仲裁程序，取得了亞洲域名爭議解決中心對(duì)被告構(gòu)成惡意注冊(cè)使用域名行為的認(rèn)定，并成功確認(rèn)被告對(duì)該域名不享有權(quán)益。同時(shí)，殼牌公司還在各地工商行政管理或市場監(jiān)督部門的協(xié)助下，通過行政投訴執(zhí)法程序，取得了各被告實(shí)施侵權(quán)行為和獲利的直接證據(jù)。

 

        3. 商標(biāo)法再修有望破解被告自有注冊(cè)商標(biāo)抗辯的應(yīng)對(duì)困境

 

       本案中，被告以其在 “潤滑油”等商品上注冊(cè)有“口殼喜”“牌力”“北殼”“圖片”等商標(biāo)，系合法使用自身注冊(cè)商標(biāo)為由抗辯不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。對(duì)此，殼牌公司通過向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局提起無效宣告程序，成功無效了被告持有的所有注冊(cè)商標(biāo)。本案的兩審法院均未支持被告的抗辯理由。

 

       司法實(shí)踐中，被告以使用自有注冊(cè)商標(biāo)和/或享有在先權(quán)利為由進(jìn)行抗辯的情形并不少見，往往權(quán)利人會(huì)通過提起商標(biāo)無效宣告程序掃清維權(quán)障礙，但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款[1]，如果原告未能及時(shí)無效被告的注冊(cè)商標(biāo)，除非能夠證明被告超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用注冊(cè)商標(biāo)，并且與其注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似，否則原告可能面臨被法院駁回起訴的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

 

       然而，2023年1月13日國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最新發(fā)布的《中華人民共和國商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》（簡稱“征求意見稿”）加大了對(duì)商標(biāo)惡意注冊(cè)行為的打擊力度，有望擴(kuò)大馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，或?yàn)闄?quán)利人提供新的維權(quán)思路和手段。

 

       根據(jù)征求意見稿第四十五條第一款[2]的規(guī)定，權(quán)利人在對(duì)被訴侵權(quán)人注冊(cè)商標(biāo)提起無效宣告請(qǐng)求的同時(shí)，可以在該注冊(cè)商標(biāo)違反馳名商標(biāo)保護(hù)條款，違反代理人、代表人、利害關(guān)系人搶注條款或違反保護(hù)在先權(quán)利條款的情形下請(qǐng)求將該注冊(cè)商標(biāo)移轉(zhuǎn)至自己名下，對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制。征求意見稿第四十八條第三款[3]還規(guī)定了商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后、被宣告無效前，商標(biāo)注冊(cè)人或被許可人具有惡意的情形下，使用該商標(biāo)侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的行政責(zé)任。

 

       如果前述規(guī)定能夠最終通過和實(shí)施，他人搶注權(quán)利人商標(biāo)或申請(qǐng)注冊(cè)與權(quán)利人商標(biāo)相同或近似標(biāo)識(shí)用于侵權(quán)的行為將有望從源頭得到遏制。即使該等商標(biāo)經(jīng)被訴侵權(quán)人注冊(cè)，權(quán)利人仍可在符合條件的情況下申請(qǐng)將商標(biāo)移轉(zhuǎn)至自己名下，大大簡化了現(xiàn)行法律規(guī)定下權(quán)利人在侵權(quán)訴訟前所需訴諸的行政前置程序。